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专利审查意见答复疑难案例

2024年11月25日©姜新宇

作者：姜新宇

导读：同样的专利申请文件，如果对比文件的技术特征与申请文件有极大的相似性，那么不同的代理师代理的结果一样吗？

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前段时间，客户转交一份驳回决定，希望判断有没有复审的意义。今天发现申请人已经提交了复审请求，考虑到当前的专利业务办理系统已经公开了驳回决定文件，此时讲讲驳回决定中的内容并不存在泄密的风险，所以今天就讲讲这个案件。

一、案件信息

案件申请号：202011074799.0；
发明名称：一种用于生产甘草发酵饮料的发酵罐；

驳回决定内容摘录

本申请原申请文件权利要求书包括1项独立权利要求1以及7项从属权利要求2-8。

应申请人于2020年10月10日提出的实质审查请求，审查员对本申请进行了实质审查，并于2024年09月04日发出了第一次审查意见通知书，指出权利要求1-8不具备专利法第22条第3款规定的创造性。通知书中引用了如下对比文件：
对比文件1：CN208617831U，公开日为2019年03月19日；
对比文件2：CN211620046U，公开日为2020年10月02日；
对比文件3：CN207391398U，公开日为2018年05月22日；
对比文件4：CN103785324A，公开日为2014年05月14日。

申请人于2024年10月15日针对第一次审查意见通知书提交了意见陈述书，没有对申请文件进行修改。意见陈述概述如下：对比文件3中由锥形孔和圆柱管组成的结构和尖刺的位置与本申请不同，本申请通过流体流入锥形管后压力减小并通过位于锥形管细径部位的刺条切割气泡实现消泡，而对比文件3流体进入锥形孔和圆柱管组成的结构后流速先大后小、压力先小后大，在其细径部分小气泡易合并成大气泡且并未涉及类似刺条结构，对比文件3实际利用锥形孔的聚拢效果再结合尖刺消泡，消泡效果不如本申请。

审查员认为，本案事实已经清楚，因此针对原始申请文件作出本驳回决定。

二、案件讲解

（一）我方拿到驳回决定后做了哪些工作

专利代理师拿到驳回决定后，首先评估了一下申请文件记载的技术方案是否具备创造性；然后思考了一下专利复审的策略；又检索了一下现有技术，确认如果能撤销驳回决定后审查员再次驳回的概率，最后建议客户做专利复审。该客户非常在意风险，但愿意支付风险溢价，综合考虑后我方也能接受按风险代理模式合作。由于种种原因，客户仍选择给予前代理机构机会，故而没有承接到委托。

（二）专利申请文件的答复水平

审查员检索到了对比文件3，在审查意见中的创造性论述逻辑也较为严谨。在此情形之下，代理师选择从细微处出发进行了意见陈述。但审查员考虑到细微处实质上与对比文件一样，认为代理师在为争辩而争辩，故而仅给了一次意见陈述机会就发出了驳回决定。

（三）我方对该项专利答复的看法

我方拿到驳回决定后，考虑到对比文件3的技术特征与本案有极大的相似性，且审查意见中的创造性论述逻辑也较为严谨，所以就把关注重点放到了复审策略上。实际上，按我们的策略做复审请求也无必然撤销驳回决定的把握，只是感觉有相当大的可能，值得一博。在客户愿意支付风险溢价的情况下，我方也能接受按风险代理模式合作。

虽然客户最终未选择委托我方，但我方也能接受这个结果，毕竟我方也没有十足的把握能拿到撤销驳回决定的结果。