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专利审查意见答复失败案例及其造成的损失

2024年11月24日©姜新宇

作者：姜新宇

导读：同样的技术交底，不同的代理师制作的申请文件一样吗？不同的代理师代理的结果一样吗？

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前段时间，郑州邦硕知识产权代理事务所的同事转交一份驳回决定，希望判断有没有复审的意义。今天发现申请人已经提交了复审请求，考虑到当前的专利业务办理系统已经公开了驳回决定文件，此时讲讲驳回决定中的内容并不存在泄密的风险，所以今天就讲讲这个案件。

一、案件信息

案件申请号：202010342810.0；
发明名称：一种燃气加热式抬包烘烤装置；

驳回决定内容摘录

本申请原申请文件权利要求书包括1项独立权利要求1以及5项从属权利要求2-6。

应申请人于2020年04月27日提出的实质审查请求，审查员对本申请进行了实质审查，并于2024年05月06日发出了第一次审查意见通知书，指出权利要求1-6不具备专利法第22条第3款规定的创造性。通知书中引用了如下对比文件：
对比文件 1：CN204608174U，公开日为2015年09月02日；
对比文件 2：CN204963576U，公开日为2016年01月13日。

申请人于2024年06月17日针对第一次审查意见通知书提交了意见陈述书，没有对申请文件进行修改，认为：首先，相对于对比文件1（CN204608174A），本申请涉及的是一种可移动行走的抬包烘烤装置，该烘烤装置可根据需要调整伸缩旋转机构，即伸缩旋转机构中设置的伸缩组件可实现燃烧器的伸缩作用，以及设置的旋转组件实现燃烧器的旋转作用，从而实现燃烧器与抬包倒液口的精准对接，并通过将燃气和助燃空气在空燃分配室内混合，并经过点火后在燃烧室内燃烧，充分燃烧后的高温气体喷入抬包内部对内衬耐材进行烘烤，且该高温烟气从抬包底部均匀向上扩散，抬包内衬烘烤均匀，热效率高，可高效快速实现对抬包的烘烤作业。而对比文件1虽然也涉及到燃烧器的左右摆动和上下移动事项，但与本申请是有区别的，对比文件1是通过转动立柱进行左右回转，并通过液压油缸推动连杆机构带动燃烧器上下移动，与本申请中的伸缩旋转机构一体化组合结构是有区别的，另外，本申请的烘烤装置可根据需要将燃烧器的出口向下倾斜设置，可伸入到抬包底部，从而使产生的高温烟气从抬包底部均匀向上扩散，抬包内衬烘烤均匀。由此可见，本申请与对比文件1在具体的结构方式，以及具体支撑热量的相关结构上是有差异的，是有区别的，并不是审查员那边指出的仅是“如何更加高效地使燃烧器对准抬包口”。至于对比文件2（CN202374959U）涉及的是一种液压捣炉机，其虽涉及到油缸伸缩实现捣炉头插入炉料，但其结构与本申请是不同的，本申请的伸缩旋转机构一体化组合结构，可根据需要对抬包进行全方位的加热处理，这点对比文件2并没有公开，并且该对比文件2涉及的捣炉机领域与本申请的领域并不相同，因此，对比文件2并不能给予对比文件1以技术启示。

审查员继续审查，并于2024年07月15日发出第二次审查意见通知书，指出权利要求1-6不具备专利法第22条第3款规定的创造性。通知书没有引用新的对比文件。

针对上述审查意见通知书，申请人于2024年08月14日递交了意见陈述书，未修改申请文件，认为：本申请与对比文件1（CN204608174A）是有区别的，首先，本申请是伸缩旋转机构一体化组合结构，即本申请的烘烤装置可根据需要将燃烧器的出口向下倾斜设置，可伸入到抬包底部，从而使产生的高温烟气从抬包底部均匀向上扩散，抬包内衬烘烤均匀，而对比文件1只是简单的左右摆动和上下移动，并未涉及到本申请中的燃烧器出口向下精准对接事项，至于审查员认为“为了便于快捷高效地对准抬包的倒液口，本领域技术人员有动机在相关领域或其它领域去寻找相应的对准手段”的论述，审查员这段推断，是在本申公开基础上进行了相关推断得到的，是有事后诸葛之嫌，且本申请实现了精准对接，并非审查员那边说的是显而易见的技术手段的。还有对比文件2（CN202374959U）涉及的是一种液压捣炉机，其虽涉及到油缸伸缩实现捣炉头插入炉料，但其结构与本申请是不同的，本申请的伸缩旋转机构一体化组合结构，可根据需要对抬包进行全方位的加热处理，这点对比文件2并没有公开，并且该对比文件2涉及的捣炉机领域与本申请的领域并不相同，且两者在实现工作头与待工作部位的对准方式也是不同的，因此，对比文件2并不能给予对比文件1以技术启示。

审查员认为，本案事实已经清楚，因此针对原始申请文件作出本驳回决定。

二、案件讲解

（一）我方拿到驳回决定后做了哪些工作

我方拿到驳回决定后，首先交由专利代理师评估了一下专利复审的意义，有没有价值。专利代理师拿到驳回决定后，首先评估了一下申请文件记载的技术方案是否具备创造性；然后思考了一下专利复审的策略；在认识到可以撤销驳回决定后又检索了一下现有技术，确认撤销驳回决定后审查员再次驳回的概率，最后回复了同事建议客户做专利复审，并表明如果客户不愿意承担风险，可以按风险代理模式合作。可惜的是，同事没有拿到客户的委托，该客户最终委托了北京的一家代理机构。

（二）专利申请文件的撰写及答复水平

查询著作项目登记表，该项专利申请阶段并未委托代理机构，但分析专利文件行文方式可以看出，该项专利申请文件为一名有经验的专利代理师所为，具体可能有两种情况：一种是该企业有IPR，IPR撰写了该项专利申请；另一种可能是该企业委托了不具备专利代理资质的企业，或者委托了以不合规的方式承接案件的个人。

单纯地看专利申请文件的撰写内容，专利申请文件的代理人具有较优的水平。

单纯地看专利审查意见的答复内容，专利申请文件的代理人对创造性条款也有较深的认识，并找到了审查意见通知书中的缺陷，所以审查员给的两次答复机会中该代理人均未修改专利申请文件，仅作意见陈述。但最终的结果是审查员发出了驳回决定。

（三）驳回决定有无合理性

讲真心话，该审查意见通知书存在一定的合理性，所以审查员并未采纳该代理人的意见陈述，发出了驳回决定。至于驳回决定的合理性在哪，这涉及技术秘密，此处不适宜公开。

（四）客户处理驳回决定的方式是否最优

讲真心话，接到驳回决定后，客户另寻其他机构判断专利复审的意义是一种比较优的选择，因为每位专利代理师的水平悟性是有区别的。

除非是审查员只给了一次答复机会就驳回的情况，一般的，在专利申请阶段，虽是同一专利代理师处理相关工作，但在公司氛围较好的情况下，一般会寻求同公司中更有经验的代理师的协助。在一项专利申请有两次答复机会的情况下，一般是该公司无法处理此案件的答复。所以说，客户另寻其他机构判断专利复审的意义是一种比较优的选择。

（五）我方对该项专利答复的看法

站在第三方的角度，我方认为：该代理师虽然找到了审查意见通知书中的缺陷，但在意见陈述过程中却与审查员在鸡同鸭讲。审查员的理由具有一定的合理性，所以发出驳回决定也无不妥。

如若我方代理该项案件，会在接到二审通知书时变换创造性论述策略，让与审查员的沟通更有效。如若我方代理该项案件的专利复审工作，也需要变换创造性论述策略，争取在前置审查阶段就撤销驳回决定。

三、客户的损失推测

（一）既有成本的损失

显而易见的，客户的既有成本的损失包括三部分：一是复审阶段的费用成本；二是时间成本；三是另寻其他机构的成本。

（二）机会成本的损失

虽不能看到北京代理机构的专利复审请求文件，但结合专利业务办理系统的公开信息，我方认为：北京代理机构此次复审维持驳回决定的几率较大，但不排除北京代理机构在接到复审通知书时变换创造性论述策略并最终拿到了撤销驳回决定的可能。

如若北京代理机构最终拿到了撤销驳回决定的可能，那客户也就不会出现机会成本的损失。如若北京代理机构最终并未拿到了撤销驳回决定的可能，那客户必然会出现机会成本的损失，并造成该项专利申请不可弥补的价值消失，因为复审维持驳回决定时只能到法院诉讼，但法院诉讼阶段比复审阶段的约束更严格，客户同时会丧失一些权利。

虽然客户最终未选择委托我方，但我方其实也没有什么遗憾的，因为时机未到。我们一直秉持一个理念：客户也需要看看外面的世界。如果客户在看外面的世界过程中受到了打击，又想到了我们，那客户才能真正了解到我方的价值。